特許、実用新案、商標、意匠から訴訟、調査、コンサルテーションまで

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投稿者 : admin 投稿日時: 2014-10-08 15:43:05 (1541 ヒット)

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投稿者 : admin 投稿日時: 2014-08-22 13:47:11 (1866 ヒット)

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投稿者 : admin 投稿日時: 2014-07-31 17:06:55 (10510 ヒット)

 本年3月下旬、特許庁の新着情報に「前置報告を利用した審尋についてを更新しました」という施策情報[1]が、ひっそりとアナウンスされました。これによると、拒絶査定不服審判の前置審査解除後に審判部が原則全件に対して前置審尋を行うという、平成20年10月から続けられてきた運用が本年4月以降は改められ、全件審尋運用の対象が医療、バイオテクノロジー関係の技術分野のみに縮小されることとなりました。
 これまでの前置審尋では、前置審査の報告書の内容が提示され、ここに示された理由に対応する審判請求人の反論や、補正案、面接要請等を審尋回答書に記載して指定期間内に提出していました。今後は、審査前置解除通知が届いた時点で、特許電子図書館(IPDL)の審査書類情報照会や閲覧請求を利用して前置報告書の内容を確認し[2]、その内容に対する反論や補正案等の意見を提出したい場合は上申書により早めに意見を提出することが必要とされています[1][2]。また、面接の希望がある場合には、早めに審判官または審判書記官に電話等で面接の要請を行うこととされています[1][2]。

 弊所では、従来の前置審尋回答書を有効に活用して特許審決に至った事例をいくつも経験しておりますので、今後も前置報告書の内容に対して上申書により意見を提出することは有用と考え、クライアントの皆様には各事件毎に上申書提出が可能であることをご案内し、ご相談に応じて上申書案を作成しております。審査前置解除で拒絶審決に傾きつつある流れを戻すべく、今後もこのような対応を提案させて頂くつもりです。

 ところで、審判部はなぜこのタイミングで全件審尋運用を縮小したのでしょうか?これは単なる憶測に過ぎませんが、本年4月に成立し、5月に公布された改正特許法[3]の改正項目に含まれている特許異議申立制度に備えてのことではないかと思います。「平成26年度特許法等改正説明会テキスト」[4]によると、前身となる旧特許異議申立制度が10年ほど前に廃止されるまでは年間3,000件以上の申立があったとのことです。もし今回の新制度の下でもこれだけの申立件数に達するとなれば、これを審理する審判部に全件審尋に割く余力は見込めないのではないでしょうか?この憶測が当たっているならば、とても有用だった全件審尋運用を縮小しても仕方が無いことなのかもしれません。

[1] 特許庁「前置報告を利用した審尋について」, 2013.3.28(初版), 2014.5.28(改訂)
[2] 特許庁「前置審尋の運用の見直しに関するQ&A」, 2014.5.28
[3] 特許庁「特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)」, 2014.5.14
[4] 特許庁「平成26年度特許法等改正説明会テキスト」, 2014.5.28


投稿者 : admin 投稿日時: 2014-04-21 15:15:17 (1834 ヒット)

 このたび、北京銀龍知識産権代理有限公司より中国専利代理人の弊所訪問を受け、中国専利(特許・実用新案・意匠)に関する最新状況を踏まえて、いくつかの具体的な実務に関するテーマについて意見交換を行いました。
 内容は多岐にわたるものでしたが、特に印象深かったのは、最近は新規性・進歩性を重視した特許審査となっているという点でした。ほんの少し前までの中国の特許審査といえば、補正制限の厳しさが特徴的でしたが、ここ最近は意外と柔軟に許容されている印象を感じ始めていたところでした。
 補正制限に関しては、数年前より最高人民法院で中国特許庁の硬直的な運用を批判したいくつかの判決が示されてきたので、判例主義を採っていないとはいえ、そうした判決も多少は影響したのかもしれません。
 実用新案についても、昨秋に審査指南の改訂がされたこともあり、初歩的審査によるオフィスアクションが増加しているとのことです。
 いずれにしても、中国特許庁全体として、審査の力点を、今は新規性・進歩性に置くことが指導されているようであり、このような取り組みが今後どこまで続くのか、とても興味深いところです。
 それにしても、中国の専利事情は、めまぐるしく変化するものだと改めて感じました。最新情勢を押さえていると思い込んでいたはずの知識があっという間に陳腐化してしまいます。今後も絶えず情報収集に努めていきたいと思います。


投稿者 : admin 投稿日時: 2014-04-21 15:07:19 (4677 ヒット)

 米国特許制度が2013年3月16日に先発明主義(以降、旧法と呼ぶ)から先発明者先願主義(以降、新法と呼ぶ)へ移行してから、1年以上が経過しました。弊所では、この機会に、2013年3月16日前の基礎出願に基づく2013年3月16日以降の米国出願(PCT出願、継続出願含む)(以降、経過期間中の出願と呼ぶ)に関する、今後の実務上の留意点を検討しましたので、以下にご紹介いたします。

(1)基礎編
 経過期間中の出願においてクレームを補正する場合や、経過期間中の出願に基づいて新たに継続出願を行う場合には、旧法が適用される場合と、新法が適用される場合とがあります。
 基本的には、経過期間中の出願に、2013年3月16日より前の基礎出願に記載された内容に基づくクレームのみが記載されている場合は、旧法が適用され、2013年3月16日以降の出願のみに記載された内容に基づくクレームが1つでもある場合は、全てのクレームに新法が適用されます。出願人はStatement(陳述書)を提出するか否かで新法と旧法のいずれが適用されるかの意思表示をします。
 新法では旧法に比べて新規性/進歩性を判断するための先行技術の範囲が広がりますので、経過期間中の出願においては旧法の適用を受けることが望ましいと考えられます。

(2)応用編
(2.1)旧法から新法への切り換わり
 旧法が適用されている経過期間中の出願において、経過期間中の出願のみに記載された内容を補正によりクレームに記載すると、その経過期間中の出願は旧法から新法へ切り換わり、そのクレームを削除したとしても新法が適用されます。そうすると、経過期間中の出願において、2013年3月16日前の基礎出願にも、2013年3月16日以降の出願にも記載されていない、いわゆるNew Matterを補正によりクレームに記載した場合に、その出願に対して旧法と新法のいずれが適用されるかが問題となります。

(2.2)想定事例
 以下に、経過期間中の出願において補正によりクレームにNew Matterを追加してしまったケース1、および継続出願時にクレームにNew Matterを追加してしまったケース2において、 USPTOの見解および複数の米国特許弁護士の意見に基づいて弊所が検討した実務上の対応策をご提案いたします。

(2.3)ケース1
補正によりクレームにNew Matterを追加してしまった場合

①USPTOの見解
 USPTOは、補正によるクレームへのNew Matterの追加は記載不備であって認められず、旧法から新法へは切り換わらない、と解釈しています[1]。

②米国特許弁護士の意見
 上記USPTOの解釈は米国改正特許法(AIA)の条文[2]に一致するものではないので、裁判所の判断により覆される可能性があります。すなわち、ケース1の補正により旧法適用から新法適用に切り換わる可能性があるということです。

③弊所の提案
 ケース1においてクレームからNew Matterを削除する補正をしたとしても、USPTOによって旧法の下で審査されて許可された特許権について、裁判では旧法で審査するように出願人が審査官をミスリードしたとして不衡平行為であると判断されてしまう可能性があります。この場合、特許権の権利行使ができなくなってしまいます。また、旧法から新法に切り換わることにより、新たな先行技術が見つかって特許権が無効となってしまう可能性もあります。
 したがって、裁判所による判断が出るまでは、New Matterの可能性がある発明をクレームに追加する補正は避けた方がよいと考えられます。New Matterの可能性がある発明をクレームアップしたい場合は、その発明について継続出願をすることにより、New Matterを追加したクレームを含まない親出願は旧法を維持することが可能です。

(2.4)ケース2
継続出願時にクレームにNew Matterを追加してしまった場合

①米国特許弁護士の意見
 継続出願時または継続出願と同日の予備補正によりクレームにNew Matterを追加した場合、その内容は出願当初の明細書の一部と判断されます。したがって、New Matterを追加したクレームを含む継続出願には、新法が適用される可能性があります。

②弊所の提案
 USPTOは、ケース1と同様にNew Matterを追加したクレームは記載不備であるから旧法から新法へ切り換わることはない、と判断するかもしれませんが、裁判ではこのようなUSPTOの解釈が否定される可能性があります。したがって、継続出願にも旧法を適用させたい場合は、継続出願時にNew Matterの可能性がある発明をクレームアップすることは避けた方がよいと考えられます。

(2.5)最後に
 上記の想定事例はあくまでも例示であって、上述した弊所の提案が実際の事案には適さない可能性もあります。

※参考資料
[1] page 11083 of Vol. 78, No. 31 of Federal Register (Changes To Implement and Examination Guidelines for Implementing the First Inventor To File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act; Final Rules), 2013/2/14
[2] Sec. 3(n) of Leahy-Smith America Invents Act, 2011/9/16


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